Uso indevido de marca: quando é crime, quanto pode custar e o que a lei diz

O que é uso indevido de marca?

É usar, sem autorização, a marca registrada de outra pessoa, ou uma imitação dela capaz de confundir o consumidor, para identificar produtos ou serviços. O registro no INPI garante ao titular o uso exclusivo da marca em todo o país (art. 129 da Lei 9.279/1996), e a lei dá a ele meios para impedir que outros usem o mesmo sinal.

Na prática dos marketplaces, o uso indevido aparece de três jeitos:

• Falsificação: produto que não é do titular vendido com a marca dele.
• Imitação: nome, logo ou embalagem parecidos o bastante para confundir.
• Uso no anúncio: a marca de outra empresa no título, nas fotos ou na ficha técnica de um produto que não é dela.

Revender o produto original, colocado no mercado pelo titular ou com o consentimento dele, não é uso indevido (art. 132, III).

Uso indevido de marca é crime?

É. A Lei da Propriedade Industrial tem um capítulo de crimes contra registro de marca:

Nesses crimes, a ação depende de queixa do titular (art. 199). Ou seja: quem decide se o caso vai para a Justiça criminal é o dono da marca. A ação criminal não impede as ações cíveis (art. 207).

Quanto pode custar o uso indevido de uma marca?

A conta cível costuma pesar mais que a criminal.

• Ordem para parar. O juiz pode mandar interromper a violação liminarmente, antes mesmo da citação do réu, para evitar dano irreparável (art. 209, §1º).
• Lucros cessantes. Seguem o critério mais favorável ao titular, entre três: o que ele teria ganhado sem a violação, o que o infrator ganhou ou o que o infrator pagaria por uma licença (art. 210).
• Dano moral presumido. No REsp 1.327.773/MG, de 2017, o STJ decidiu que o dano moral por uso indevido de marca decorre da simples prova da conduta ilícita, sem necessidade de demonstrar o prejuízo concreto. Em 2019, no caso Natura x Jequiti, o tribunal repetiu que, na violação de marca ou de trade dress, "o dano é presumido".
• Prazo. O titular tem 5 anos para pedir a reparação (art. 225).

Para um seller, a conta não para na indenização. Os anúncios com a marca de outra pessoa podem ser denunciados no marketplace e excluídos, e a reincidência leva à suspensão da conta no Mercado Livre. Trocar o nome de uma marca que já circula custa, em média, de R$ 30 mil a R$ 34 mil, segundo a Market Shield.

E se a marca não for registrada?

Aqui está a parte que mais surpreende quem vende há anos com um nome: sem registro, a lei de marcas não dá exclusividade. Os crimes dos arts. 189 e 190 falam em "marca registrada".

O que sobra para quem não registrou:

• Concorrência desleal (art. 195), que exige provar meio fraudulento, confusão ou desvio de clientela, caso a caso.
• Direito de precedência (art. 129, §1º): quem usava o nome de boa-fé há pelo menos 6 meses antes do pedido de outra pessoa pode reivindicar o registro, mas precisa alegá-lo no INPI, no prazo.

E há o risco inverso: se outra pessoa registrar o seu nome, você passa a ser quem faz uso indevido da marca dela. Veja o que acontece quando alguém registra a sua marca.

E se quem recebeu a acusação foi você?

O primeiro sinal costuma ser uma notificação extrajudicial ou uma denúncia no marketplace. Antes de responder, é preciso checar quem é o titular, desde quando, em quais classes e se há algum direito seu, como a precedência. Veja o que está em jogo quando chega uma notificação por uso de marca e o que acontece quando o anúncio é denunciado.

O que costuma dar errado?

• Achar que nome em uso é nome protegido. A exclusividade vem do registro.
• Usar a marca de outra empresa para ganhar busca. "Tipo", "similar" e "réplica" no título são exatamente o que gera denúncia; veja se vender réplica é crime.
• Copiar o visual de uma embalagem famosa. O trade dress também é protegido, como mostrou o caso Natura x Jequiti.
• Registrar na classe errada. O registro protege os produtos e serviços da especificação. Veja por que a classe 35 não protege o produto.
• Deixar passar o prazo. A reparação prescreve em 5 anos.

Como ter o direito de agir contra o uso indevido?

Com a marca registrada no seu nome e nas classes certas. O prazo é do INPI e ninguém controla. A média da fila comum é de 12 meses do protocolo à decisão. Nos pedidos que passam pela análise prévia da Market Shield e não têm oposição nem exigência, a decisão costuma sair entre 6 e 8 meses. Enquanto isso, a data do protocolo já serve de referência contra quem pedir o mesmo nome depois.

A Market Shield analisa o nome antes do pedido, define as classes a partir da sua operação e cuida do processo no INPI até o deferimento. Veja também as brigas de marca de Flow, CazéTV e iPhone. Para saber o que a sua marca permite hoje, o diagnóstico inicial é gratuito.