Alguém registrou ou está usando a sua marca: o que está em jogo e quanto tempo você tem

O que conta como uso indevido de marca?

No Brasil, a marca é de quem tem o registro no INPI: a propriedade se adquire pelo registro, com uso exclusivo em todo o país (art. 129). Por isso, a primeira pergunta é sempre quem tem o registro do nome.

Uso indevido é reproduzir ou imitar uma marca registrada sem autorização do titular, de um jeito que possa confundir o comprador, ou vender produto com ela. Revender o produto original, colocado no mercado pelo titular ou com o consentimento dele, não entra nessa conta (art. 132).

Alguém registrou a sua marca: o que está em jogo?

Se outra pessoa pediu no INPI o nome que você usa e o registro sair, ela pode denunciar os seus anúncios no programa de proteção do marketplace. No Mercado Livre, o anúncio denunciado é pausado e não recebe novas vendas enquanto a denúncia corre.

O seu pedido também fica ameaçado. A lei não deixa registrar a imitação de marca alheia registrada para produtos iguais, parecidos ou afins (art. 124, XIX): se o pedido do outro for concedido, o seu, feito depois, pode ser indeferido. E continuar vendendo com um nome registrado por outra pessoa abre caminho para um processo por uso indevido de marca contra você.

A lei dá argumentos a quem chegou antes. Quem usava o nome no Brasil, de boa-fé, há pelo menos 6 meses na data do pedido do outro tem direito de precedência ao registro (art. 129, §1º). E não se registra marca que imita outra que o requerente, pela atividade dele, evidentemente não poderia desconhecer (art. 124, XXIII), como um concorrente do mesmo nicho. Mas esses direitos precisam ser alegados e provados, dentro de prazos.

Quanto tempo você tem?

Enquanto o pedido do outro está em análise, a oposição cabe em 60 dias, contados da publicação na Revista da Propriedade Industrial, a RPI (art. 158).

Com o registro concedido, a nulidade no INPI pode ser pedida em até 180 dias da expedição do certificado (art. 169). Depois, resta a ação de nulidade na Justiça Federal, que prescreve em 5 anos da concessão (arts. 174 e 175).

Nada disso é rápido: o prazo é do INPI, e um pedido com oposição demora mais que a média de 12 meses da fila comum. Enquanto isso, você vende com um nome em disputa.

E quando a marca é sua e alguém usa o seu nome?

Com o registro concedido, a denúncia pelo Brand Protection do Mercado Livre pausa o anúncio do outro enquanto a denúncia corre. Na Justiça, o juiz pode mandar parar a violação antes mesmo de citar o outro lado (art. 209, §1º).

Uso indevido de marca também é crime. Reproduzir ou imitar marca registrada sem autorização tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa (art. 189). Vender, expor à venda ou ter em estoque produto com a marca reproduzida ou imitada tem pena de 1 a 3 meses de detenção, ou multa (art. 190). A ação penal depende de queixa do titular (art. 199).

O cálculo do que o titular deixou de ganhar segue o critério mais favorável a ele: o que teria ganhado sem a violação, o que o infrator ganhou ou o que este pagaria por uma licença (art. 210). O pedido de reparação prescreve em 5 anos (art. 225).

Quanto custa errar?

Pense numa loja que fatura R$ 60 mil por mês e vende há 2 anos com o mesmo nome: R$ 1,44 milhão vendidos com a marca. Se o nome estiver registrado por outra pessoa e a disputa for perdida, a conta tem três partes.

A indenização: nos casos analisados pela Market Shield com o escritório parceiro, ela ficou, em média, em 5% do que foi vendido com o nome, podendo chegar a 10% ou mais, conforme o juiz. Para essa loja: R$ 72 mil na média e R$ 144 mil ou mais a 10%.

A troca de nome: trocar o nome de uma marca que já circula custa, em média, de R$ 30 a 34 mil, segundo a Market Shield. E o pedido do nome novo começa do zero, numa fila comum que hoje leva, em média, 12 meses até a decisão.

Os anúncios parados: com R$ 60 mil por mês, cada dia pausado custa cerca de R$ 2 mil em vendas; uma semana, R$ 14 mil.

Ao todo, mais de R$ 110 mil. A conta vale nos dois sentidos: é também o que pode cobrar quem tem o registro. Em qualquer caso, quem decide o valor é o juiz.

O que costuma dar errado?

• Perder o prazo de oposição. Ele corre a partir da publicação do pedido na RPI, e quem não acompanha a revista pode descobrir o pedido do outro tarde demais. Veja as etapas do processo no INPI.
• Mandar notificação extrajudicial sem estratégia. Ela avisa a outra parte antes da hora, que pode depositar um pedido, tirar as provas do ar ou contestar o seu registro. Sem registro em seu nome, a cobrança pode não ter base.
• Achar que usar o nome há anos basta. O uso anterior precisa ser de boa-fé, de pelo menos 6 meses antes do pedido do outro, e provado com data. É um dos mitos que custam a marca.
• Esperar. Os prazos correm sozinhos, e cada mês de venda aumenta a base de uma eventual indenização.

Por que esse caso pede um especialista?

Cada cenário tem caminhos próprios, com prazos que não voltam e detalhes que mudam a estratégia. Na oposição baseada no inciso XXIII, por exemplo, quem se opõe precisa comprovar, em 60 dias, o depósito do próprio pedido; sem isso, a oposição nem é analisada (art. 158, §2º).

A Market Shield avalia, com o escritório parceiro, em que ponto está a disputa, quais prazos seguem abertos e quanto a sua operação arrisca em reais. Para entender o seu caso, o diagnóstico inicial é gratuito.